¿Es posible utilizar la marca de un competidor como keyword en Google Adwords? El Tribunal de Marca Comunitaria, primero, y el Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), con posterioridad, han resuelto sobre esta cuestión a raíz de una demanda interpuesta por la marca Orona frente a Citylift, S.A.

Los hechos son los siguientes: la entidad demandada, Citylift, S.A. había contratado un servicio de AdWords, en el que se había incluido como palabra clave o “keyword” para el posicionamiento de su anuncio, entre otras, la palabra “Orona”. En el sector de los ascensores, elevadores y servicios de mantenimiento en que dichas marcas operan, ORONA es un competidor de Citylift y sus marcas registradas son, además, notorias (entendiéndose por “notoria”, aquella que es conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y que, por ello, tiene una mayor protección).

El Juzgado de Marca Comunitaria nº1 desestimó íntegramente la demanda, considerando que la marca Orona no quedaba infringida porque, ni del modo en que se produjo el uso, ni del contenido del anuncio, se sugería vinculación alguna entre Citylift y Orona. De igual forma, no estima que exista acto alguno de competencia desleal por no tratarse de un caso de explotación de la reputación ajena.

Por su parte, el Tribunal de Marca comunitaria, conocedor en apelación del recurso a la anterior sentencia, desestimó también las acciones marcarias, por cuanto, en base a varias sentencias del Tribunal de Justicia de la U.E., (i) no se había atentado contra la función publicitaria de la marca (como el Tribunal de Justicia ya había reconocido en la sentencia Google France y Google); (ii) no se ha visto afectada la función esencial de la marca, que es garantizar a los consumidores la procedencia del producto, puesto que éste no aparece en el anuncio ni su redacción permite pensar que procede del titular de la marca; y (iii) la forma del anuncio no sugiere vinculación entre el anunciante y el titular de la marca. No obstante, sí estimó pertinente la acción por competencia desleal al entender que el uso de la marca como “keyword” implicaba un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, no superando pues el llamado “test de lealtad” del artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal (en adelante, “LCD”).  

Recurso en casación por el uso de la marca como keyword

Recurrida en casación la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Tribunal de Marca Comunitaria), el Tribunal Supremo, frente al motivo de recurso de que unos mismos hechos no pueden ser enjuiciados con base a la Ley de Marcas y, después, de conformidad con la LCD, y partiendo del hecho de que ambas normativas cumplen funciones distintas – a saber, el derecho de marcas busca proteger un derecho subjetivo de exclusiva sobre un bien inmaterial, la normativa de competencia desleal protege el correcto funcionamiento del mercado – recuerda que la coexistencia entre ambas se rige por el principio de “complementariedad relativa” y cita, entre otras, la sentencia 450/2015, de 2 de septiembre. Entre sus argumentos más relevantes en relación con este principio de complementariedad, los siguientes:

  • No debe acudirse a la LCD para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa sobre Marcas en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos;
  • En cambio, sí procede analizar la aplicación de la LCD cuando se trate de conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo (véase marca), si bien presenten una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de la común con los criterios de infracción marcaria.
  • En todo caso, deberá comprobarse que dicha aplicación de la LCD no suponga una contradicción sistemática con la Ley de Marcas, puesto que no cabe en ningún caso generar nuevos derechos de exclusiva ni sancionar lo expresamente admitido.

Con base a lo anterior, la Sala considera que la calificación como desleal efectuada por la Audiencia vulnera la doctrina de la “complementariedad relativa” por cuanto el criterio de desvalor empleado, esto es el aprovechamiento indebido de la notoriedad de una marca registrada, es el mismo utilizado para calificar una conducta como infracción marcaria bajo la Ley de Marcas.

El uso de marca ajena, amparado por el TS

Justicia y marketing onlinePor último, la Sala también recurre en su argumentación a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de septiembre de 2011, en el caso Interflora Inc. y otros contra Marks and Spencer plc y otros (asunto C-323/09). En esta sentencia, en relación con la utilización de una marca notoria como keyword en el servicio de referenciación de Adwords, el Tribunal de Justicia distingue dos supuestos distintos: (a) cuando el producto es ofrecido por un competidor y no hay “justa causa” (normalmente, en caso de imitaciones de los productos del titular de dichas marcas), sí entiende el Tribunal que se trataría de un aprovechamiento indebido; (b) sin embargo, cuando lo que hace el producto publicitado es proponer una alternativa, sin ser ésta una imitación y sin menoscabar las funciones de la marca, el Tribunal entiende que este uso forma parte de la competencia sana y leal y se realiza con “justa causa”.

Conforme al Tribunal Supremo, el anuncio de Citylift propone una alternativa a los servicios de Orona, sin ofrecer una imitación, ni causar una dilución de la marca, ni menoscabar las demás funciones de ésta, por lo que constituye una competencia sana y leal y, por tanto, “justa causa”, excluyendo la antijuridicidad de la conducta enjuiciada.

Por tanto, se ampara el uso de una marca notoria ajena como keyword, bajo el prisma de la Ley marcaria, siempre que no menoscabe las funciones de la marca y también se ampara bajo la LCD, siempre que los hechos y dimensión anticoncurrencial analizada sean los mismos que los analizados para la infracción marcaria.

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